Makalah Studi Kasus Merek [PDF]

Citation preview

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 197 PK/PDT.SUS-HKI/2018 TENTANG MEREK



Disusun Oleh : Amyra Ikbar P Miftah



110110180023



Johna Samuel



110110180032



Ahmad Fikri Haykal 



110110180047



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN JATINANGOR 2021



KASUS POSISI Dalam studi ini membahas tentang putusan NO.197 PK/PDT.SUS-HKI/2018 yang berawal ketika J.Casanova dimana itu adalah perusahaan kosmetik asal paris yang akan mendaftarkan mereknya untuk kelas 3 namun ternyata permohonannya ditolak oleh Ditjen HKI karena mempunyai persamaan dengan merek Casanova milik Irawan Gunawan. Oleh karena itu J.Casanova ini yang berkedudukan di Prancis berdasarkan surat kuasa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta pusat terhadap Irawan Gunawan selaku tergugat dan gugatan kedua kepada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Direktur Merek selaku turut tergugat berdalih bahwa merek penggugat adalah merek yang terkenal dalam hal ini tergugat dianggap tidak memiliki itikad baik karena meniru atau menjiplak ketenaran atas dasar merek penggugat J.Casanova dengan merek tergugat Casanova. J.Casanova sendiri merupakan perusahaan yang berasal dari paris, Prancis yang didirikan secara resmi berdasakan hukuum yang berlaku di negara Prancis. J.Casanova ini bergerak dalam bidang penjualan ekspor serta impor produk-produk baju, parfum dan barang-barang kecantikan seprti kosmetik dengan brand J.Casanova dan telah didaftarkan di berbagai negara dunia sejak tahun 1998. Dengan ketenaran merek J.Casanova dan ketenaranya daoa dibuktikan dengan sudah terdaftarnya merek tersebut dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) dan juga J.Casanova sudah terdaftar di 12 negara di dunia beserta pengetahuan masyarakat akan merek tersebut. Brand Casanova atas nama Irawan Gunawan telah terdaftar pada tanggal 27 September 2011 di Indonesia dengan kelas barang 03 daalam jenis barang



kosmetik, parfum, shampo, deodoran, kutek, eye shadow, minyak rambut dan barang kecantikan lainnya. J.Casanova mengajukan permintaan pendaftaran merek pada tanggal 23 Februari 2015 dan J.Casanova juga pernah mengrimkan surat yang menyatakan bahwa J.Casanova tea mendaftarkan mereknya untuk kelas 3 namun ditolak oleh Diten HKI karena mempunyai persamaan dengan merekk Casanova milik Irawan Gunawan lalu pada 3 Februari 2016 J.Casanova melakukan upaya hukum denga gugatan pembatalan merek terhadap merek Casanova di pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Beberapa alasan pengajuan gugatan antara lain karena merek Casanova mempunyai persamaan dengan merek J.Casnova yaitu persamaan penulisan dan persamaan bunyi serta ucapan mereknya. Adanya itikad tidak baik dari tergugat untuk meniru, membonceng, atau menjipplak merek J.Casanova milik penggugat yang mana dapat mengecoh presepsi masyarakat mengenai asal muasal barang tersebut seolah-olah produk Casanova dengan J.Casanova itu merek yang sama.



IDENTIFIKASI MASALAH Berdsarkan kasus posisi terhadap putusan NO. 197 PK/PDT.SUS-HKI/2018 dapat diambil beberapa poin masalah yang timbul dari kasus tersebut yaitu : 1. Perlu adanya pembatalan merek yang sudah terdaftar karena adanya sengketa. 2. Betapa pentingnya merek agar masyarakat dapat membedakan dan tidak akan ada kerugian yang terjadi antara para pihak pelaku bisnis.



ANALISIS Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). 1 Pengertian Intellectual Property Right adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right). HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.2 Salah satu Kekayaan Intelektual (KI) yang dilindungi adalah Merek. Pada dasarnya, merek adalah tanda sebagai mengidentifikasi asal barang dan jasa (an indication of origin) dari suatu perusahaan dengan barang dan jasa perusahaan lain. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2D, 3D, suara, hologram atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek disini meliputi merek dagang dan merek jasa. Lingkupnya adalah Merek dan Indikasi Geografis. Merek juga perlu adanya perlindungan hukum sebelum itu perlindungan hukum 1 2



itu



sendiri



merupakan



adanya



upaya



melindungi



kepentingan



Tim Lindsey, ed el, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2002,) hlm.3 Eddy Damain, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm. 120



seseorangdengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. 3 Konsep mengenai pengakuan



dan



perlindungan



terhadap



hak-hak



asasi



manusia



karena



pengakuandan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahka kepada pembatasan serta peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. 4 Oleh karena itu merek juga merupakan sebuah pengakuan untuk menyatakan bahwa dia itu ada dan turut andil dalam suatu perdagangan. Menurut buku Doddy Kridasaksana mengatakan Apabila seseorang/badan hukum ingin agar mereknya mendapat perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu.Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat substantif maupun formalitas. 5 Persyaratan substantif untuk pendaftaran merek di Indonesia terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 6 Kemudian ada pesyaratan formalitas pendaftaran merek di Indonesia diatur mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 7 Pada prinsipnya persyaratan formal menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan pendaftaran merek. Kemudian Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau



Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang PrinsipPrinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38. 5 Doddy Kridasaksana, perlindungan hukum terhadap pengaturan passing off atas merek terkenal bagi kesejahteraan konsumen di Indonesia, dalam International Conference “Symphonizing Intellectual Property and Potential Resources for public welfare”, hlm.381 6 Rahmi Jened, Hukum Merek, Trademark Law, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm. 138 7 Ibid, hlm 139 3 4



pelanggaran hak atas merek. Perlindungan hukum yang repsesif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Hak merek akan diperoleh setelah didaftarkan.8 . Permohonan pendaftaran diajukan



kepada



Menteri



secara



elektronik



maupun



non



elektronik,



dan



ketentuannya tertera pada Pasal 4 UU 20/2016. Jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun setelah didaftarkan. Pada kasus ini bisa dikatakan dengan Penggunaan Merek terdaftar tanpa hak artinya penggunaan tanpa persetujuan pemilik atau pemegang hak.Perbuatan menggunakan Merek atau tanda semacam ini termasuk golongan perbuatan persaingan tidak sehat atau persaingan tidak jujur atau curang (unfair competition). 9 Secara yuridis definisi dan pengertian merek dapat kita temukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk dua (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 10 Pada kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga membenarkan adanya pendaftaran merek Penggugat di berbagai negara dengan adanya bukti P 1 sampai dengan P 15. Namun, dalam bukti-bukti yang ada di sertifikat tersebut telah habis masa berlakunya, dan juga tidak dilampirkannya surat Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Abdulkadir Muhammad, Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.229 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. 8 9



adanya perpanjangan sertifikat tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggungat tidak memiliki hak lagi sebagai pemegang hak milik dari merek J. CASANOVA. Sesuai yang tertera pada Pasal 4 UU 20/2016 yaitu permohonan pendaftaran diajukan



kepada



Menteri



secara



elektronik



maupun



non



elektronik,



dan



ketentuannya-ketentuannya. Jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun setelah didaftarkan. Pada kasus ini, J. Casanova menyatakan merek Casanova yang dimiliki oleh Irawan Gunawan mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan J. Casanova. Dalam gugatannya, J. Casanova meminta pengadilan memerintahkan turut tergugat membatalkan merek Casanova atas nama Irawan Gunawan tersebut dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. terdaftar



Namun , Merek Casanova yang dimiliki oleh Irawan Gunawan itu telah di



Direktorat



Jenderal



Kekayaan



Intelektual



(DJKI)



dengan



No.



IDM000324610 pada 27 September 2011 pada kelas 3. Mahkamah Agung menyetujui gugatan untuk J. Casanova yang digugat oleh Irawan Gunawan pemilik merek Casanova tersebut. Gugatan tersebut kemudian diputuskan pada 1 Juni 2016 dengan amar menolak gugatan J.Casanova. Dalam perjalanan waktu, J.Casanova mengajukan kasasi dengan dalil sama dengan gugatan tingkat pengadilan negeri. J. Casanova mengajukan Permohonan Kasasi. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan mengabulkan Permohonan Kasasi dan



membatalkan



putusan



Pengadilan



Negeri



Niaga.



Mahkamah



Agung



berpendapat bahwa membenarkan tuntutan dari Pemohon Kasasi dan telah meneliti



memori kasasi serta kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti secara saksama. Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam menerapkan hukum. Pertimbangan pertama Mahkamah Agung menyebutkan Judex Facti salah menerpakan hukum pembuktian atas beberapa sertifikat merek yang ternyata ada perpanjangan merek. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan J. Casanova sepenuhnya. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa J. Casanova adalah merek terkenal. Dalam hal ini yang dimaksud merek terkenal merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan senuhan keakraban (familiar) dan ikatan mitos (mythical context) kepada segala laporan konsumen.11 Definisi mengenai merek terkenal tidak disebutkan secara tegas di dalam UU Merek, namun secara implisit dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek. Menurut penjelasan pasal tersebut, definisi merek terkenal yakni merek yang dikenal oleh masyarakat dibidang bersangkutan, memiliki reputasi yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara yang dilakukan oleh pemiliknya dan terdaftar di beberapa negara. Berdasarkan batasan akan merek terkenal yang telah diberikan oleh WIPO maka J. CASANOVA patut disebut merek terkenal. beberapa faktor yang telah dipenuhi oleh J. Casanova adalah faktor durasi akan merek tersebut yaitu didirikan mulai tahun 1998 sampai sekarang dan faktor wilayah geografis dari permohonan pendaftaran merek yang mana telah didaftarkan di 12 negara.



11



Purwaka, Tommy. Perlindungan Merek, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).



Dilihat dari Pasal 18



Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi



Manusia Nomor 67 Tahun 2016, penulis berpendapat bahwa J. Casanova merupakan merek terkenal. Karena terpenuhinya unsur yang menonjol dalam suatu merek terkenal adalah merek tersebut telah terdaftar di 12 peredarannya



sudah



melewati



batas-batas



negara



dan



regional. J. Casanova juga telah



pertama kali terdaftar di Perancis pada tahun 1998 dan diteruskan didaftakan ke berbagai negara. Disini kita bisa melihat unsur dari jangka waktu penggunaan merek tersebut telah lama digunakan. Sedangkan, tergugat yaitu Casanova milik Irawan Gunawan baru didaftarkan pada tanggal 25 Mei 2010 jauh dengan merek J. Casanova telah telah terdaftar tahun 1998. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan J. Casanova. Atas putusan itu, Irawan Gunawan tidak terima dan mengajukan Peninjauan Kembali pada 26 September 2017. Dengan permohonan Menerima dan mengabulkan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Irawan Gunawan dan membatalkan keputusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut. Namun Permohonan Peninjauan Kembali ditolak dengan alasan, J. Casanova tidak berhak memperoleh perlindungan hukum dengan pertimbangan bahwa istilah atau nama Casanova bukan ciptaan, inovasi atau temuan khusus dari Penggugat, karena istilah atau nama Casanova telah dikenal di dunia melalui kisah legendaris dalam buku maupun dalam film layar lebar.



KESIMPULAN



Berdasarkan kajian serta analisis kasus diatas dapat disimpulkan bahwa dengan jelas J.Casanova dimana dapat dikatakan sebagai merek asli dan ingin mendaftarkan mereknya di Indonessia tetapi permohonannya ditolak oleh pihak Dirjen Hak kekayaan Intelektual karena di Indonesia terdapat merek yang jika dilafalkan memiliki kesamaan jadi pemhonan itu ditolak. Pada akhirnya karena J.Casanova meemiliki itikad baik untuk megembangkan dengan mendaftarkan mereknya di Indonesia J.Casanova menggugat Casanova miliki Irawan Gunawan. Dalam gugatanya Pengadilan majelis hukum memerintahkan tergugat untuk membatalkan mereknya karena tidak memiliki daya pembeda suatu merek dan bisa jadi merek Casanov ini menjiplak atau mendompleng ketenaran dari merek J.Casanova J.Casanova juga memiliki hak prioritas karena merupakan merek terkenal yang tertuls dalam Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum da HAM Nomor 67 Tahun 2016 dan faktor-faktor merek terkenal yang telah dikeluarkan oleh WIPO dan memiliki unsur merek terkenal yaitu sudah terddaftar di 12 negara dan peredarannya sudah melewati batasan regional. Dalam perkara ini kedua merek ini jelas tidak memiliki unsur daya pembeda namun jika dilihat dari historis meskipun kata “Casanova” ini kanlah cicptaan, inovasi ataupu temuan khusus penggugat namun J.Casanova masih memiliki hak mendaftarkan kembali di Indonesia karena J.Casanova adalah merek terkenal dan terlebih dahulu muncul dibanding Casanova milik Irawan Gunawan.



DAFTAR PUSTAKA



Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Damain, E. (2002). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT. Alumni. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara). Surabaya: PT. Bina Ilmu. Jened, R. (2015). Hukum Merek, Trademark Law. Jakarta: Prenadamedia Group. Kridasaksana, D. (t.thn.). Perlindungan hukum terhadap pengaturan passing off atas merek terkenal bagi kesejahteraan konsumen di Indonesia, dalam International Conference “Symphonizing Intellectual Property and Potential Resources for public welfare. 381. Lindsey, T. (2002). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT. Alumni. Muhammad, A. (2001). Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Purwaka, & Tommy. (2018). Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Rahardjo, S. (2003). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.